Договори у сфері інтелектуальної власності

Права на логотип, сайт, застосунок чи торговельну марку рідко втрачають у суді — їх частіше втрачають на етапі підписання договору. Замовник оплатив рахунок дизайнерові й отримав файли, але умови про перехід майнових прав у тексті не було. Компанія роками платить за ліцензією, у якій не названо конкретних способів використання, — і з’ясовує, що частину дій робити не мала права. Бізнес продали разом із маркою, договір підписали, а відомості до реєстру не внесли — і для державного органу власником лишається продавець. Ми складаємо, перевіряємо та супроводжуємо такі договори, щоб права опинилися саме там, де сторони домовилися їх бачити.

Механізм задає стаття 1107 Цивільного кодексу: розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності можна на підставі ліцензії, ліцензійного договору, договору про створення за замовленням і використання об’єкта, договору про передання майнових прав або іншого правочину. Усі вони укладаються в письмовій (електронній) формі, крім випадків, прямо визначених законом, і недодержання форми робить договір нікчемним — таким, що не діє без окремого рішення суду. Поруч стоїть договір комерційної концесії, який на практиці називають франчайзингом: його регулює глава 76 того самого Кодексу. Господарський кодекс, що містив паралельні норми про концесію, втратив чинність 28 серпня 2025 року, тож орієнтиром лишився Цивільний кодекс і спеціальні закони — про авторське право і суміжні права та про охорону прав на знаки для товарів і послуг.

Чим ми допоможемо

• Складаємо ліцензійні договори: вид ліцензії — виключна, одинична чи невиключна, конкретні способи використання, територія, строк, розмір і порядок виплати роялті. Права та способи, не названі в договорі, за статтею 1109 Цивільного кодексу вважаються не наданими, тому формулювання пишемо переліком, а не загальними словами.
• Готуємо договори про передання майнових прав: обсяг прав, момент переходу, запевнення щодо раніше виданих ліцензій і відомості про обтяження, які продавець зобов’язаний розкрити набувачеві.
• Пишемо договори з розробниками, дизайнерами, копірайтерами та підрядниками — перехід прав, приймання результату, передача вихідних матеріалів, конфіденційність, відповідальність за використання чужого у вашому продукті.
• Розробляємо і перевіряємо договори франчайзингу: комплекс прав, стандарти мережі, контроль якості, територія, структура платежів, підстави та порядок виходу з мережі.
• Налаштовуємо документи роботодавця — трудові договори, посадові інструкції, положення про службові твори та авторську винагороду, щоб створене працівниками належало компанії, а не залишалося предметом спору.
• Перевіряємо чужі проєкти договорів і показуємо, які умови закон визнає нікчемними, а які просто працюють проти вас.
• Супроводжуємо внесення відомостей про передання прав на торговельну марку до реєстру та їх публікацію, а щодо творів — добровільну реєстрацію договору в національному органі інтелектуальної власності.
• Перевіряємо ланцюжок прав перед продажем бізнесу, залученням інвестора чи запуском нового напряму: чи справді компанія володіє тим, що показує в презентації.
• Готуємо претензії та представляємо інтереси у спорах із договору — заборгованість за роялті, використання за межами ліцензії, дострокове розірвання.

Кому це підходить

• Власникам торговельних марок, які видають ліцензії партнерам, виробникам або дистриб’юторам.
• Компаніям, що будують мережу за моделлю франчайзингу, і підприємцям, яким пропонують купити франшизу.
• Замовникам сайтів, застосунків, брендингу, відео- та фотозйомки, які хочуть отримати не лише файли, а й права на них.
• Студіям, агенціям і розробникам, що самі виступають виконавцями та хочуть чітко окреслити межі переданого.
• Роботодавцям, у яких працівники створюють програми, тексти, дизайн, креслення чи навчальні матеріали.
• Авторам, ілюстраторам і музикантам, яким запропонували підписати договір із замовником, видавцем чи студією.
• Інвесторам і покупцям бізнесу, для яких важливо перевірити, чи належать продавцеві права, що продаються.
• Підприємцям, які виплачують роялті нерезиденту або отримують такі виплати з-за кордону.

Як ми працюємо

1. Розбір ситуації. З’ясовуємо, який саме об’єкт у центрі угоди, хто його створив, на чиєму боці ви виступаєте і якого результату очікуєте від співпраці.
2. Перевірка прав. Дивимося ланцюжок: свідоцтва та відомості реєстрів, попередні договори й акти, трудові документи, наявність співавторів або співвласників, чинні ліцензії, які обмежать нову угоду.
3. Вибір конструкції. Пояснюємо різницю між ліцензією, переданням прав і комерційною концесією та підбираємо ту, що відповідає меті: разовий проєкт, довга співпраця чи повний вихід із прав.
4. Підготовка тексту. Пишемо договір із додатками — опис об’єкта, обсяг прав, порядок розрахунку та підтвердження роялті, форми актів і звітів ліцензіата, умови про конфіденційність і відповідальність.
5. Погодження з іншою стороною. Ведемо листування й переговори, відпрацьовуємо правки контрагента та пояснюємо, що з них можна прийняти без ризику, а що змінює баланс угоди.
6. Оформлення та супровід виконання. Готуємо документи для внесення відомостей до реєстру, за потреби ініціюємо добровільну реєстрацію договору щодо твору, а далі допомагаємо з виконанням, змінами та припиненням договору.

Часті питання

Чим ліцензія відрізняється від передання прав?

За ліцензійним договором ви лишаєтеся суб’єктом майнових прав і лише дозволяєте іншій особі використовувати об’єкт визначеним способом, на визначеній території та протягом визначеного строку. За договором про передання майнових прав (стаття 1113 Цивільного кодексу) права переходять до набувача повністю або частково, і повернути їх можна тільки новою угодою. Якщо вид ліцензії в договорі не вказано, вона вважається невиключною — тобто ви зможете видавати такі самі дозволи й іншим особам і використовувати об’єкт самі.

Ми оплатили роботу дизайнера — чи належать нам права?

Оплата й передача файлів самі собою прав не передають: закон прямо розділяє авторське право і право власності на матеріальний або цифровий носій. За статтею 15 Закону «Про авторське право і суміжні права» майнові права на твір, створений за замовленням, переходять до замовника з моменту створення у повному складі, якщо інше не передбачено договором замовлення. Але для творів образотворчого мистецтва, створених за замовленням (крім спеціально створених як елемент комп’ютерної програми), закон залишає майнові права авторові, поки договором не встановлено інше. Саме тому в договорах на логотипи, ілюстрації та графіку умову про перехід прав пишуть прямо, а не «за замовчуванням».

Чи потрібно реєструвати ліцензійний договір або передання прав?

Ліцензія та договори, визначені статтями 1109, 1112 і 1113 Цивільного кодексу, не підлягають обов’язковій державній реєстрації, і її відсутність не впливає на чинність наданих прав. Інакше з об’єктами, права на які виникають після державної реєстрації, — торговельною маркою, патентом: факт передання таких прав реєструється, і до набувача вони переходять саме з моменту реєстрації. Договір про передачу права власності на марку та ліцензійний договір закон вважає дійсними за умови письмової форми та підписів сторін, а відомості про передання вносяться до реєстру й публікуються в бюлетені; за публікацію сплачуються збори. Доки цього не зроблено, для органів і третіх осіб власником у реєстрі значиться попередній правовласник. Щодо творів можлива добровільна реєстрація договору — вона стане в пригоді як доказ.

Що буде, якщо не вказати строк, територію та вид ліцензії?

Договір не стане недійсним, але почнуть діяти правила за замовчуванням, і вони рідко збігаються з очікуваннями сторін. Без умови про територію ліцензія діє на території України. Без умови про строк договір вважається укладеним на строк, що залишився до спливу чинності майнового права, але не більш як на п’ять років, після чого за мовчання сторін продовжується на невизначений строк із можливістю відмовитися, попередивши другу сторону за шість місяців. Без вказівки виду ліцензія вважається невиключною. А права та способи використання, яких у договорі немає, вважаються ліцензіатові не наданими.

Кому належать права на те, що створює наш працівник?

Для творів діє спеціальне правило статті 14 Закону «Про авторське право і суміжні права»: особисті немайнові права лишаються за працівником, а майнові переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено законом, трудовим або іншим договором між ними. Працівник при цьому має право на винагороду, яку за домовленістю можна включити до заробітної плати, якщо створення таких творів прямо передбачене його обов’язками. Для решти об’єктів стаття 429 Цивільного кодексу виходить із того, що майнові права належать працівникові та роботодавцю спільно, якщо інше не встановлено Кодексом або договором. Через цю різницю ми радимо описувати розподіл прав у трудовому договорі та посадовій інструкції, а не покладатися на загальне правило.

Які умови франшизи закон не визнає?

Стаття 1122 Цивільного кодексу визнає нікчемною умову, за якою правоволоділець визначає ціну товару, робіт чи послуг або встановлює її верхню чи нижню межу, а також умову, що зобов’язує користувача продавати виключно певній категорії покупців або виключно покупцям із визначеної договором території. Водночас закон дозволяє домовитися про виключність території для самого правоволодільця, про заборону конкурувати з ним і про заборону отримувати аналогічні права від конкурентів. Окремо працює конкурентне законодавство: обмеження в договорах щодо прав інтелектуальної власності не мають виходити за межі законних прав правовласника — прийнятними вважаються обмеження щодо обсягу прав, строку, території, виду діяльності, сфери використання та мінімального обсягу виробництва. Умови, що виходять за ці межі, ризикують бути оціненими як антиконкурентні узгоджені дії, а таку оцінку дає Антимонопольний комітет.

Що таке роялті і на що звернути увагу у виплатах?

Податковий кодекс визначає роялті як платіж за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Не всі платежі підпадають під це визначення: зокрема, не вважаються роялті плата за примірник, придбаний для використання за функціональним призначенням кінцевим споживачем, і платіж за передання прав, за яких набувач може далі їх продати чи відчужити. Від кваліфікації залежать облік і оподаткування, а у виплатах на користь нерезидента резидент утримує податок з доходів із джерелом походження з України під час виплати, якщо інше не передбачено чинним міжнародним договором. Ми формулюємо розділ про роялті так, щоб база нарахування, звітність ліцензіата та право перевірити розрахунок були описані однозначно, а податкову модель узгоджуємо з вашим бухгалтером.

Договір у сфері інтелектуальної власності дешевше скласти правильно один раз, ніж потім доводити свої права там, де їх мав закріпити один абзац. Адвокатське бюро «Керімов і партнери» у Харкові супроводжує ліцензійні договори, передання майнових прав, франчайзинг і договори з підрядниками — від перевірки ланцюжка прав до оформлення відомостей у реєстрі та захисту інтересів у разі спору. Працюємо з клієнтами з Харкова, Харківської області та по всій Україні, зокрема дистанційно.