Договоры в сфере интеллектуальной собственности

Права на логотип, сайт, приложение или торговую марку редко теряют в суде – их чаще теряют на этапе подписания договора. Заказчик оплатил счет дизайнеру и получил файлы, но условия о переходе имущественных прав в тексте не было. Компания годами платит по лицензии, в которой не названы конкретные способы использования, — и выясняет, что часть действий делать не имела права. Бизнес продали вместе с маркой, договор подписали, а сведения в реестр не внесли и для государственного органа владельцем остается продавец. Мы составляем, проверяем и сопровождаем такие договоры, чтобы права оказались там, где стороны договорились их видеть.

Механизм задает статья 1107 Гражданского кодекса: распоряжаться имущественными правами интеллектуальной собственности можно на основании лицензии, лицензионного договора, договора о создании по заказу и использовании объекта, договора о передаче имущественных прав или другой сделки. Все они заключаются в письменной (электронной) форме, кроме случаев, прямо определенных законом, и несоблюдение формы делает договор ничтожным — не действующим без отдельного решения суда. Рядом стоит договор коммерческой концессии, который на практике называют франчайзингом: его регулирует глава 76 того же Кодекса. Хозяйственный кодекс, содержащий параллельные нормы о концессии, утратил силу 28 августа 2025 года, поэтому ориентиром остался Гражданский кодекс и специальные законы — об авторском праве и смежных правах и об охране прав на знаки для товаров и услуг.

Чем мы поможем

• Составляем лицензионные договоры: вид лицензии – исключительная, единичная или неисключительная, конкретные способы использования, территория, срок, размер и порядок выплаты роялти. Права и способы, не указанные в договоре, по статье 1109 Гражданского кодекса считаются не предоставленными, поэтому формулировка пишем перечнем, а не общими словами.
• Готовим договоры о передаче имущественных прав: объем прав, момент перехода, заверение ранее выданных лицензий и сведения об обременениях, которые продавец обязан раскрыть приобретателю.
• Пишем договоры с разработчиками, дизайнерами, копирайтерами и подрядчиками – переход прав, прием результата, передача исходных материалов, конфиденциальность, ответственность за использование чужого в вашем продукте.
• Разрабатываем и проверяем договоры франчайзинга: комплекс прав, стандарты сети, контроль качества, территория, структура платежей, основания и порядок выхода из сети.
• Настраиваем документы работодателя — трудовые договоры, должностные инструкции, положения о служебных произведениях и авторском вознаграждении, чтобы созданное работниками принадлежало компании, а не оставалось предметом спора.
• Проверяем чужие проекты договоров и показываем, какие условия закон сочтет ничтожными, а какие просто работают против вас.
• Сопровождаем внесение сведений о передаче прав на торговую марку в реестр и их публикацию, а по произведениям — добровольную регистрацию договора в национальном органе интеллектуальной собственности.
• Проверяем цепочку прав перед продажей бизнеса, привлечением инвестора или запуском нового направления: действительно ли компания владеет тем, что показывает в презентации.
• Готовим претензии и представляем интересы по спорам по договору — задолженность по роялти, использование за пределами лицензии, досрочное расторжение.

Кому это подходит

• Владельцам торговых марок, выдающих лицензии партнерам, производителям или дистрибьюторам.
• Компаниям, строящим сеть по модели франчайзинга, и предпринимателям, которым предлагают купить франшизу.
• Заказчикам сайтов, приложений, брендинга, видео и фотосъемки, которые хотят получить не только файлы, но и права на них.
• Студиям, агентствам и разработчикам, которые сами выступают исполнителями и хотят четко определить границы переданного.
• Работодателям, в которых работники создают программы, тексты, дизайн, чертежи или учебные материалы.
• Авторам, иллюстраторам и музыкантам, которым было предложено подписать договор с заказчиком, издателем или студией.
• Инвесторам и покупателям бизнеса, для которых важно проверить, принадлежат ли продавцу продаваемые права.
• Предпринимателям, которые выплачивают роялти нерезиденту или получают такие выплаты из-за границы.

Как мы работаем

1. Разбор ситуации. Выясняем, какой именно объект в центре соглашения, кто его создал, на чьей стороне вы выступаете и какого результата ожидаете от сотрудничества.
2. Проверка прав. Смотрим цепочку: свидетельства и сведения реестров, предварительные договоры и акты, трудовые документы, наличие соавторов или совладельцев, действующие лицензии, которые ограничат новое соглашение.
3. Выбор конструкции. Объясняем разницу между лицензией, передачей прав и коммерческой концессией и подбираем соответствующую цель: разовый проект, долгое сотрудничество или полный выход из прав.
4. Подготовка текста. Пишем договор с приложениями – описание объекта, объем прав, порядок расчета и подтверждения роялти, формы актов и отчетов лицензиата, условия о конфиденциальности и ответственности.
5. Соглашение с другой стороной. Ведем переписку и переговоры, отрабатываем правки контрагента и объясняем, что из них можно принять без риска, а что изменяет баланс сделки.
6. Оформление и сопровождение исполнения. Готовим документы для внесения сведений в реестр, при необходимости инициируем добровольную регистрацию договора о произведении, а затем помогаем с исполнением, изменениями и прекращением договора.

Часто задаваемые вопросы

Чем лицензия отличается от передачи прав?

По лицензионному договору вы остается субъектом имущественных прав и только разрешаете другому лицу использовать объект определенным способом, на определенной территории и в течение определенного срока. По договору о передаче имущественных прав (статья 1113 Гражданского кодекса) права переходят к приобретателю полностью или частично, и вернуть их можно только новым соглашением. Если вид лицензии в договоре не указан, она считается неисключительной — то есть вы сможете выдавать такие же разрешения и другим лицам и использовать объект сами.

Мы оплатили работу дизайнера — принадлежат ли нам права?

Оплата и передача файлов сами по себе прав не передают: закон прямо разделяет авторское право и право собственности на материальный или цифровой носитель. По статье 15 Закона «Об авторском праве и смежных правах» имущественные права на произведение, созданное по заказу, переходят к заказчику с момента создания в полном составе, если иное не предусмотрено договором заказа. Но для произведений изобразительного искусства, созданных по заказу (кроме специально созданных как элемент компьютерной программы) закон оставляет имущественные права автору, пока договором не установлено иное. Именно поэтому в договорах на логотипы, иллюстрации и график условие о переходе прав пишут прямо, а не «по умолчанию».

Нужно ли регистрировать лицензионный договор или передачу прав?

Лицензия и договоры, определенные статьями 1109, 1112 и 1113 Гражданского кодекса, не подлежат обязательной государственной регистрации и ее отсутствие не влияет на силу предоставленных прав. Иначе с объектами, права на которые возникают после государственной регистрации — торговой маркой, патентом: факт передачи таких прав регистрируется, и к приобретателю они переходят именно с момента регистрации. Договор о передаче права собственности на марку и лицензионный договор закон считает действительными при письменной форме и подписей сторон, а сведения о передаче вносятся в реестр и публикуются в бюллетене; за публикацию уплачиваются сборы. Пока этого не сделано, для органов и третьих лиц владельцем в реестре значится предыдущий правообладатель. Относительно произведений возможна добровольная регистрация договора — она пригодится как доказательство.

Что будет, если не указать срок, территорию и вид лицензии?

Контракт не станет недействительным, но начнут действовать правила по умолчанию, и они изредка совпадают с ожиданиями сторон. Без условия о территории лицензия действует на территории Украины. Без условия о сроке договор считается заключенным на срок, оставшийся до истечения действия имущественного права, но не более пяти лет, после чего за молчание сторон продолжается на неопределенный срок с возможностью отказаться, предупредив вторую сторону за шесть месяцев. Без указания вида лицензия считается неисключительной. А права и способы использования, которых в договоре отсутствуют, считаются лицензиату не предоставленными.

Кому принадлежат права на то, что создает наш работник?

Для произведений действует специальное правило статьи 14 Закона "Об авторском праве и смежных правах": личные неимущественные права остаются за работником, а имущественные переходят к работодателю с момента создания служебного произведения в полном составе, если иное не предусмотрено законом, трудовым или иным договором между ними. Работник имеет право на вознаграждение, которое по договоренности можно включить в заработную плату, если создание таких произведений прямо предусмотрено его обязанностями. Для остальных объектов статья 429 Гражданского кодекса исходит из того, что имущественные права принадлежат работнику и работодателю совместно, если иное не установлено Кодексом или договором. Из-за этой разницы мы рекомендуем описывать распределение прав в трудовом договоре и должностной инструкции, а не полагаться на общее правило.

Какие условия франшизы закон не признает?

Статья 1122 Гражданского кодекса признает ничтожным условие, согласно которому правообладатель определяет цену товара, работ или услуг или устанавливает ее верхний или нижний предел, а также условие, обязывающее пользователя продавать исключительно определенной категории покупателей или исключительно покупателям с определенной договором территории. В то же время, закон позволяет договориться об исключительности территории для самого правообладателя, о запрете конкурировать с ним и о запрете получать аналогичные права от конкурентов. Отдельно работает конкурентное законодательство: ограничения в договорах по правам интеллектуальной собственности не должны выходить за пределы законных прав правообладателя — приемлемыми считаются ограничения по объему прав, сроку, территории, виду деятельности, сфере использования и минимальному объему производства. Выходящие за эти пределы условия рискуют быть оцененными как антиконкурентные согласованные действия, а такую оценку дает Антимонопольный комитет.

Что такое роялти и на что обратить внимание в выплатах?

Налоговый кодекс определяет роялти как платеж за использование или предоставление права на использование объекта права интеллектуальной собственности. Не все платежи подпадают под это определение: в частности, не считаются роялти плата за экземпляр, приобретенный для использования по функциональному назначению конечным потребителем, и платеж за передачу прав, при которых приобретатель может их продать или отчуждать. От квалификации зависит учет и налогообложение, а в выплатах в пользу нерезидента резидент удерживает налог с доходов с источником происхождения с Украины при выплате, если иное не предусмотрено действующим международным договором. Мы формулируем раздел о роялти так, чтобы база начисления, отчетность лицензиата и право проверить расчет были однозначно описаны, а налоговую модель согласуем с вашим бухгалтером.

Договор в сфере интеллектуальной собственности дешевле составить правильно один раз, чем потом доказывать свои права там, где их должен был закрепить один абзац. Адвокатское бюро «Керимов и партнеры» в Харькове сопровождает лицензионные договоры, передачу имущественных прав, франчайзинг и договоры с подрядчиками — от проверки цепочки прав до оформления сведений в реестре и защиты интересов в случае спора. Работаем с клиентами из Харькова, Харьковской области и по всей Украине, в том числе дистанционно.